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文/北京市集佳律師事務所 侯玉靜
假設商標授權程序絕對權威，商標局頒發注冊證就意味著注冊人可以壟斷性地、自由地使用該注冊商標，注冊商標之間理論上不應該發生權利沖突；然而，授權結果可能被確權程序改變，確權結果在后續兩審行政訴訟以及再審程序中又可能在維持和撤銷之間不斷變換。這意味著商標注冊簿上的“注冊商標”并非穩固的，如果兩個注冊商標之間標識近似，核定的商品或服務類似、具有一定關聯關系或者在馳名商標能夠跨類保護的范疇之內，在先商標權人就可以基于類似商品上的近似商標或馳名商標，將在后注冊商標宣告無效。如果在后商標注冊人已經將該注冊商標投入使用，在先商標權人還可能提起民事訴訟，要求在后注冊商標停止使用并索賠。
如本文附表所示，筆者調研了12個原告起訴被告使用注冊商標構成侵權的民事訴訟及相關的無效宣告，除了“拉法基”案被告所持商標注冊證系商標局“誤發”、“路虎”案被告有“超范圍使用”情節之外，其他案件中被告均在核定范圍內規范使用自有注冊商標，且被告注冊商標在民事訴訟審理過程中都進入了無效宣告程序。民事訴訟與無效宣告行政程序互相交錯，無論在程序上還是實體審理上，都更為復雜，引發了很多值得深入研究和探討的問題：首先，規范使用的自有注冊商標是否具有可訴性？其次，被告自有注冊商標被宣告無效的效力是否具有可追溯性？第三，被告自有注冊商標被宣告無效后，自然應該停止使用，但被告是否以及在什么情形下應該承擔賠償責任？筆者不揣淺陋，對這三個問題一一分解，以求拋磚引玉。
一、注冊商標使用行為的可訴性
在相當一部分人的意識里，擁有一枚注冊商標就等于有了一把“保護傘”，使用自己的注冊商標不會有被訴侵權之虞，而事實上并非如此。如果商標注冊人超出核定商品或服務的范圍使用或以改變顯著特征、拆分、組合等方式使用注冊商標，相當于自行走出“保護傘”，“超范圍使用”或“變形使用”的注冊商標當然可以被作為普通的被訴侵權標識進行侵權認定，例如北京二中院“
”商標侵權案[i]中，被告將其圖文組合注冊商標中的“奧普”拆分出來突出使用，被認定侵權。另外，如果注冊商標侵犯他人著作權、外觀設計專利權、企業名稱權等在先權利，在先權利人也可以直接起訴注冊商標的使用侵犯其相應權利，例如最高院“正野”案[ii]，認定在后注冊商標“正野ZHENGYE”的使用侵犯在先商號權，再如四川高院“G圖形”[iii]案，認定在后注冊商標“G及圖”的使用侵犯在先美術作品著作權“Gigabyte圖形”。在前述兩種情況下，無效宣告程序啟動與否以及無效宣告的結果，對侵權訴訟幾乎不存在實質性影響，也并非本文要討論的重點。本文關注的是注冊商標之間在確權和侵權兩個不同程序中存在的權利沖突和兩個程序之間的相互影響。在確權層面，無效宣告程序是從根本上解決在后注冊商標的首要途徑。然而，無效宣告程序以及后續行政訴訟耗時較長，少則2-3年，多則3-5年，筆者處理的“
”無效宣告行政糾紛甚至經歷了整整8年；在這么長的時間里，如果在先商標權人只能被動等待無效宣告的結果，不能立即制止在后注冊商標的使用，兩個相同或近似標識共存于市場很可能會造成混淆或淡化的后果，這對在先權利人的保護顯然是不周延的。在侵權層面，在先商標權人具有強烈的動機和需求去立即制止在后注冊商標的使用行為，從而催生一系列此類民事訴訟，即原告以在先商標為權利基礎，主張被告在核定商品或服務范圍內、按照注冊商標原樣規范使用的在后注冊商標構成侵權，這就涉及兩個注冊商標之間在民事侵權程序中的權利沖突。2008年“權利沖突”的司法解釋[iv]規定，“原告以他人使用在核定商品上的注冊商標與其在先的注冊商標相同或者近似為由提起訴訟的”應通過行政程序解決，這意味著兩個普通注冊商標之間的權利沖突不能直接訴諸民事訴訟。但2009年“馳名商標保護”的司法解釋[v]和“服務大局”的意見[vi]，給與了馳名商標特別保護，即馳名商標可以在民事訴訟中直接禁止在后注冊商標的使用、無需前置行政程序。司法實踐中，法院不通過不予受理、駁回起訴、中止審理等程序“繞開”規范使用的注冊商標，而是以馳名商標禁止在后注冊商標使用的案例比比皆是，例如江蘇高院“洋河”、北京高院“約翰迪爾”、廣東高院“路虎”、江蘇高院“阿里斯頓”、廣東高院“埃索”五個經典判例。
此外，根據筆者的調研，并非所有認定在后注冊商標使用構成侵權的民事訴訟，都必然基于馳名商標的特殊保護條款。如果在民事侵權案件審理過程中，在后注冊商標已經被商評委宣告無效且該裁定已生效，并且兩注冊商標核定使用的商品或服務能夠認定類似，則無需援引馳名商標的特殊保護條款或馳名商標的“跨類保護”條款，法院可以直接根據類似商品上的近似商標認定在后注冊商標的使用構成侵權，例如浙江高院“老板”案、山東高院“妙妙”案、最高院“匯源”案、常州中院“三五”案、福建高院“閩禾”案五個經典判例。
由上述生效判決可以看出，被告雖規范使用自有注冊商標，但若原告在先商標在被告商標申請日前已經達到馳名的情況下，根據馳名商標的特殊保護條款依然可以被直接認定侵權，法院不必等待被告注冊商標被宣告無效的程序，甚至不必顧及注冊商標能否被宣告無效。實際上，在筆者調研的涉及民事侵權訴訟與無效宣告交錯進行的11個案件中，10個案件中的被訴注冊商標均被宣告無效，僅“埃索”案中被訴注冊商標在無效宣告程序中被維持。也就是說，絕大部分案件中，審理無效宣告的商評委及北京知產、北京高院與各地審理民事案件的法院，在被訴標識是否侵害在先商標的問題上，意見是一致的，但也不排除個別案件中的認識分歧。
當然，如果在民事案件審理過程中，被告注冊商標被無效宣告的裁定已經生效，這意味著被告注冊商標自始無效，權利沖突不再存在，法院可以將其作為普通的民事侵權案件審理；并且無效宣告的裁定、判決對商標近似、商品類似或關聯關系、混淆誤認或淡化，以及注冊惡意，都將促使民事侵權案件的裁判結果有利于在先商標權人。反過來，民事侵權訴訟對無效宣告程序也會產生積極的影響。根據最高人民法院《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十五條，“使用訴爭商標的具體情形”可以用來判斷申請人是否“惡意注冊”[vii]，這意味著，如果民事侵權訴訟判決在先，在民事侵權案件中認定的被告注冊商標使用過程中的惡意攀附情節，都可以佐證被告申請注冊商標的惡意，從而促使商評委及后續行政訴訟程序支持在先商標權人的無效宣告請求。
二、注冊商標宣告無效的可追溯性
談及注冊商標宣告無效的可追溯性問題，自然首先想到《商標法》第四十七條第二款關于“無效宣告的效力對已經做出并執行的商標侵權案件、已履行的商標轉讓或許可合同不具有追溯力”之規定[viii]。但這里的“商標侵權案件”和“商標轉讓或使用許可合同”到底應該怎么理解呢？有觀點認為，此款規定的“商標侵權案件”包括在先商標權人起訴在后注冊商標（亦即被宣告無效的注冊商標）侵權的案件，或這類案件至少可以參考此款規定，以限制在先商標權人“秋后算賬”、對被告商標無效宣告前的使用行為追責。對于此種觀點，筆者不能茍同。這里的“商標侵權案件”是指被宣告無效的商標注冊人作為權利人追究他人侵權責任的案件，相應地，“因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償”是指惡意的商標注冊人以他人侵犯其注冊商標專用權為由采取訴訟或其他措施造成他人損失的情形，該款規定不適用于在先商標權人起訴在后注冊商標侵權的案件。同理，無效宣告的效力不能溯及已履行的“商標轉讓或使用許可合同”，是指注冊商標的受讓人或被許可使用人，在該注冊商標被無效宣告后，原則上不能要求原商標注冊人返還商標轉讓費或商標使用費，并不是指雙方之間的許可合同可以產生對抗在先商標權人的效力?！渡虡朔ā返谒氖邨l第二款對商標無效宣告溯及力進行限制的初衷，是為了維持注冊商標維權和流轉、使用的穩定秩序，并非為了限制在先權利人挑戰注冊商標的使用行為。
然而，司法實踐中如何理解、運用上述商標無效宣告溯及力的限制條款，在相當長的時間內一直存在爭議。一種觀點以福建高院“蘇美達”案、江蘇高院“拉法基”案為代表，認為被訴商標被宣告無效的裁定，對被告此前簽署的許可合同不具有追溯力，從而認定被許可人沒有主觀惡意，判決侵權不成立或被告不承擔賠償責任；另一種觀點則以浙江高院“老板”案、山東高院“妙妙”案、最高院“匯源”案、常州中院“三五”案、福建高院“閩禾”案為代表，認為商標宣告后自始無效，其商標專用權在法律上被認為從未存在過，即從開始注冊時就無效，法律上不承認該注冊商標專用權的存在或曾經存在。筆者認同第二種觀點，注冊商標被宣告無效后自始無效，自然不存在“有效期間的使用存在合法基礎”的說法，在侵權認定方面，被告注冊商標被宣告無效后則應完全排除其曾經注冊的事實，直接根據在案證據認定侵權成立與否；但在賠償責任方面，可以考量被告在申請、使用該注冊商標過程中是否具有主觀惡意進行酌定。
在俞某訴莆田市瑞升公司、晉江市金柏源酒行商標侵權案中，福建省高級人民法院二審判決中認為：“上訴人俞某所擁有的‘奧丁格’中文商標通過俞某及永盛泰公司的使用及宣傳，已經起到了識別商品來源的作用，并具有一定的市場知名度。兩被上訴人在被控侵權商品上加貼中文標簽時并未盡到合理審慎的義務，將與‘奧丁格’商標相同的文字標識作為商品名稱進行不當使用，已經構成對上訴人商標權的侵害，應承擔相應的法律責任。”中文標簽上的商標使用起到了識別商品來源的作用，在客觀上割裂了國內注冊人與其注冊商標的對應關系，產生了誤導消費者的后果，因此應當被認定為商標侵權。
三、注冊商標使用行為的可責性
有觀點認為，如果被告系規范使用自有注冊商標，即便該注冊商標被宣告無效了，其宣告無效前的行為仍然不應該被追責，理由在于，注冊商標經過國家商標管理機關授權，注冊人基于對商標授權程序的信賴，規范使用自己的注冊商標，不具有主觀過錯。筆者認為，這一觀點的謬誤之處在于，商標注冊人應該對自己的申請注冊及使用行為是否侵犯他人某種權利負責，合理避讓他人在先權利、不攀附他人商譽是每一個商標申請、注冊人應盡的注意義務，不能全賴商標管理機關的有限審查職能來排除可能的使用風險。
在民事侵權訴訟審理過程中，被告注冊商標被宣告無效且無效宣告裁定已發生法律效力的情況下，被告幾乎都提出其注冊商標曾經有效、“信賴利益”、不具有主觀惡意等理由主張不應承擔侵權責任，這一抗辯理由除被告系被授權許可人的“蘇美達”、“拉法基”兩案外，其他案件中均未支持。在常州中院“三五”案件中，法院對不支持被告這一抗辯理由進行了進一步闡述，認為主觀惡意不是應否承擔賠償責任的考量因素，而是確定賠償數額的考量因素，即主觀惡意不決定“賠不賠”的問題而只是“賠多少”的問題，“即使沒有惡意，其仍應就先前在同一種商品上或類似商品上使用與權利人注冊商標近似的商標的行為承擔侵權責任”。
2018年11月7日，廣東高院張學軍庭長在《侵害商標權民事訴訟應如何規制商標惡意注冊行為（下）》一文中指出：“對商標權利否定之后的責任追溯，應當以惡意為限。如果沒有惡意，善意的商標注冊被撤銷之后，對此進行追責的話，會造成商標本身的權利流轉不安全。所以，以惡意為限，這樣才能平衡公眾與權利人的利益，從而保護交易安全以及商標許可制度的健康發展。”筆者深感贊同。對于如何確定惡意，“閩禾”案審理法官曾撰文[ix]給出了非常具有建設性的意見，惡意可以依據申請注冊階段和實際使用階段分別確定，申請惡意可以表現在確權訴訟中通常考慮的在先商標顯著性、知名度、行業、地域、特定關系等各種因素，使用惡意可以表現在刻意攀附情節，申請注冊階段、實際使用階段任一階段存在惡意，即可判定惡意存在；此外，無效宣告程序一旦提起（注意：此處非無效宣告裁定生效），在后使用人必然已經知道在先商標權利的存在，此時在后使用人負有審慎使用的義務，能夠預見到繼續使用可能帶來的風險，故在后商標使用人如果在無效程序啟動后仍然繼續不當使用商標，可以認定主觀存在過錯。
四、小結
在解決注冊商標之間權利沖突的過程中，通常民事訴訟與無效宣告行政程序互相交錯，這無論在程序上還是實體審理上，都更為復雜，帶來了新的裁判思路和司法實踐，總結如下：首先，規范使用的自有注冊商標具有可訴性，此類民事訴訟或者基于在先馳名商標，或者基于在后注冊商標在民事訴訟過程中被宣告無效；其次，被告自有注冊商標被宣告無效后，自始無效，被告合法使用、正當使用的抗辯很難再被支持；第三，被告自有注冊商標被宣告無效后，若被告存在注冊惡意或使用惡意，應承擔賠償責任。
參考文獻：
[i] 詳見北京市第二中級人民法院“（2011）二中民初字第18727號”《民事判決書》。
[ii] 詳見最高人民法院“（2008）民提字第36號”《民事判決書》。
[iii] 詳見四川省高級人民法院“（2017）川民終786號”《民事判決書》。
[iv] 指《最高人民法院關于審理注冊商標、企業名稱與在先權利沖突的民事糾紛案件若干問題的規定》。
[v] 最高人民法院《關于審理涉及馳名商標保護的民事糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十一條，“被告使用的注冊商標違反商標法第十三條的規定，復制、摩仿、或者翻譯原告馳名商標，構成侵犯商標權的，人民法院應當根據原告的請求，依法判決禁止被告使用該商標?！?/p>
[vi] 最高人民法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》第10條，“被訴侵權商標雖為注冊商標，但被訴侵權行為是復制、摹仿、翻譯在先馳名商標的案件，人民法院應當依法受理”。
[vii]《關于審理商標授權確權行政案件若干問題的規定》第二十五條：人民法院判斷訴爭商標申請人是否“惡意注冊”他人馳名商標，應綜合考慮引證商標的知名度、訴爭商標申請人申請訴爭商標的理由以及使用訴爭商標的具體情形來判斷其主觀意圖。引證商標知名度高、訴爭商標申請人沒有正當理由的，人民法院可以推定其注冊構成商標法第四十五條第一款所指的“惡意注冊”。
[viii]《商標法》第四十七條：依照本法第四十四條、第四十五條的規定宣告無效的注冊商標，由商標局予以公告，該注冊商標專用權視為自始即不存在。宣告注冊商標無效的決定或者裁定，對宣告無效前人民法院做出并已執行的商標侵權案件的判決、裁定、調解書和工商行政管理部門做出并已執行的商標侵權案件的處理決定以及已經履行的商標轉讓或者使用許可合同不具有追溯力。但是，因商標注冊人的惡意給他人造成的損失，應當給予賠償。依照前款規定不返還商標侵權賠償金、商標轉讓費、商標使用費，明顯違反公平原則的，應當全部或者部分返還。
[ix] 蔡偉、陳穎《商標被宣告無效前的使用行為應如何定性》，載2018年2月1日《人民法院報》。
附表：
附表參考文獻：
[1] 詳見浙江省紹興市中級人民法院“(2016)浙06民初758號”《民事判決書》。
[2] 詳見浙江省高級人民法院“（2018）浙民終20號”《民事判決書》。
[3]詳見江蘇省高級人民法院“(2017)蘇民終1781號”《民事判決書》、最高人民法院“(2018)最高法民申2469號”《民事裁定書》。
[4] 詳見青島市中級人民法院“（2010）青民三初字第190號”《民事判決書》。
[5] 詳見山東省高級人民法院“（2016）魯民終291號”《民事判決書》。
[6] 詳見最高人民法院“（2018）最高法民申3835號”《民事裁定書》。
[7] 詳見北京知識產權法院“(2016)京73民初93號”《民事判決書》、北京市高級人民法院“(2017)京民終413號”《民事判決書》。
[8] 詳見山東省高級人民法院“（2014）魯民三初字第2號”《民事判決書》。
[9] 詳見最高人民法院“（2015）民三終字第7號”《民事判決書》。
[10] 詳見北京市高級人民法院“(2016)京行終4412號”《行政判決書》。
[11] 詳見廣東省高級人民法院“(2017)粵民終633號”《民事判決書》。
[12] 詳見北京市高級人民法院“(2016)京行終字第2509號”《行政判決書》。
[13] 詳見江蘇省高級人民法院“(2015)蘇知民終字第00211號”《民事判決書》。
[14] 詳見廣東省高級人民法院“(2014)粵高法民三終字第244號”《民事判決書》。
[15] 詳見北京市高級人民法院“(2015)高行(知)終字第4189號”、“ (2015)高行(知)終字第4208號”《行政判決書》。
[16] 詳見最高人民法院“（2015）民申字第404號”《民事裁定書》。
[17] 詳見常州市武進區“（2015）武知民初字第142號”《民事判決書》。
[18] 詳見常州市中級人民法院“（2016）蘇04民終2352號”《民事判決書》。
[19] 詳見福州市中級人民法院“(2016)閩01民初528號”《民事判決書》。
[20] 詳見福建省高級人民法院“（2017）閩民終28號”《民事判決書》。
[21] 詳見福建省高級人民法院“（2016）閩民終809號”《民事判決書》。
[22] 詳見江蘇省高級人民法院“（2014）蘇知民再終字第1號”《民事判決書》。
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